Luxusní značka Michael Kors má právo používat samostatná loga MK, protože značka MK byla dříve zaregistrována místní čínská továrna na kabelky podle nedávného rozhodnutí čínského nejvyššího soudu v Zhejiangu, který potvrdil rozhodnutí nižšího soudu.
Shantou City Chenghai District Jian Fa Handbag Crafting Factory (dále jen „JF Factory“) je výhradním vlastníkem společnosti čínský jednotlivec, Tang Jianzhong. Společnost JF Factory začala prodávat peněženky a jiné řemeslné zboží v roce 1993 a slovní ochrannou známku MK (která podle ní znamenala Magnificent Knight) zaregistrovala pro kabelky u Čínského úřadu pro ochranné známky v roce 1999. Soud zjistil, že společnost JF Factory podnikl malý, ale stálý podnik vyvážející oděvy, peněženky a podobné zboží zdobené perlami pod slovní ochrannou známkou MK z Číny na Střední východ, do Řecka a Japonska.
I když se zdá, že Michael Kors byl založen v 1981, to z některého z rozhodnutí soudu není jasné, zda použila svoji známku MK (ať už v Číně nebo kdekoli jinde) před registrací ochranné známky JF Factory v Číně (nebo pokud ano, zda si JF Factory byla vědoma jakéhokoli takového užívání). Michael Kors vstoupil na čínský trh v roce 2011 a okamžitě začal na svých kabelkách používat své logo MK. V prosinci 2016 Michael Kors otevřel 85 kamenných obchodů po celé Číně a své kabelky a oblečení prodával prostřednictvím obchodů E-commerce třetích stran, včetně www.jd.com, www.tmall.com, www.yhd. com, www.amazon.cn, www.suning.com a www.kaola.com. Prostřednictvím svých obchodů a rozsáhlého marketingu se značka Michael Kors a její loga MK staly v Číně známými.
(Logo MK Michael Kors používané v souvislosti s maloobchodními prodejnami)
Kvůli předchozí čínské registraci JF Factory se Michael Kors rozhodl nepodávat v Číně žádosti o registraci značek MK Logo pro tašky ve třídě 18 (což kryty kabelek z kůže a umělé kůže). Michael Kors však nadále používal logo MK na všech svých produktech, včetně tašek. Společnost JF Factory požadovala, aby Michael Kors přestal používat logo MK na tašky, protože měl předchozí čínskou registraci podobného loga. Michael Kors odmítl přestat používat jeho logo a poukázal na to, že vlastnil čínskou registraci ochranné známky pro loga MK pro související zboží, včetně „klíčenek“ a „řemesel vyrobených z kovu“ ve třídě 6 (která zahrnuje kovové doplňky).
V roce 2015 získala společnost JF Factory důkazy o reverzní záměně – to znamená, že spotřebitelská záměna je způsobena silnějším juniorským uživatelem (tj. Michaelem Korsem) používajícím značku vlastněnou menším, méně výkonným seniorem (tj , JF Factory) a že junior uživatel dosáhl většího komerčního úspěchu než senior uživatel. V reakci na tyto případy nedorozumění společnost JF Factory žalovala Michaela Korsa v Hangzhou Intermediate People’s Court za úmyslné porušení ochranné známky. Žaloba byla zaměřena na spor ohledně užívání následujících ochranných známek stranami (JF Factory vlevo a Michael Kors vpravo):
Společnost JF Factory požadovala od Michaela Korsa náhradu škody ve výši přibližně 14 000 000 USD a dalších 300 000 USD od platforem elektronického obchodování (které podle jejího názoru byly odpovědné za protiprávní jednání). Tyto požadavky byly založeny na tržbách společnosti Michael Kors v letech 2014 až 2016 v Číně. Intermediate People’s Court rozhodl ve prospěch Michaela Korsa.
Při přezkumu rozhodnutí nižšího soudu de novo Nejvyšší soud nejprve dospěl k závěru, stejně jako nižší soudce, že i když jsou ochranné známky vzhledově i zvukově téměř totožné zbývající faktor zvážil zjištění pravděpodobnosti záměny spotřebitelů. Konkrétně High Court shledal jako věcnou věc (opět, jak tomu bylo u nižšího soudu), že JF Factory se zaměřovala na spotřebitele, kteří si přáli koupit čínská řemesla, jako jsou peněženky značky MK od JF Factory vyšívané perlami. Naproti tomu se Michael Kors zaměřil na čínské spotřebitele, kteří si přáli koupit luxusní výrobky západní značky (tašky Michael Kors byly v Číně v ceně od 180 do 550 USD, což je podstatně prodražovalo než orientální peněženky JF Factory). Vrchní soud dále souhlasil s nižším soudem, že průměrný spotřebitel v Číně by si nezaměnil perlové peněženky JF Factory s moderními taškami Michaela Korsa jednoduše proto, že oba používali loga MK. Nejvyšší soud ve skutečnosti rovněž souhlasil s tím, že cílovými spotřebiteli společnosti Michael Kors byly převážně ženy, které měly v Číně nadprůměrný příjem, a proto by při rozhodování o nákupu věnovaly mnohem větší pozornost než široké veřejnosti, pokud jde o luxusní tašky.
Nejvyšší soud však poskytl společnosti JF Factory alespoň částečné vítězství.Ačkoli Vrchní soud mlčel (stejně jako soud nižšího stupně) ohledně toho, zda skutečně došlo k reverzní záměně, souhlasil s nižším soudem, že z právního hlediska je prahovou hodnotou v každém případě reverzní záměny to, zda ochranné známky účastníků mohou – existují na trhu, aniž by způsobovaly zmatek spotřebitelů. A v tomto případě vrchní soud souhlasil se závěrem nižšího soudu, že je to možné, ale pouze v případě, že Michael Kors přestal používat svůj MK Logos samostatně stojící na taškách. Vrchní soud tedy rozhodl, že Michael Kors mohl používat své MK Logos na kabelky – ale pouze v těsné blízkosti domácí značky „MICHAEL KORS.“
Bude zajímavé sledovat, co se bude dít dál, protože ani JF Factory, ani Michael Kors nezískali úplné vítězství. Pokud se jedna ze stran neodvolá proti případu u Nejvyššího soudu v Číně, bude JF Factory muset žít s tím, že Michael Kors bude moci používat MK, ale Michael Kors nebude moci použít Samotný MK na kabelkách.
Tímto případem je oblast Shantou City Chenghai District Jian Fa Handbag Crafting Factory v. Michael Kors (Švýcarsko) Int3ernational GmbH, číslo případu (2019) 浙 民 终 157 号.