Lyxmärket Michael Kors har fått befallning att använda sina MK-logotyper ensamma eftersom MK-märket tidigare hade registrerats av en lokal kinesisk handväskfabrik enligt ett nyligen avkunnat beslut från Kinas Zhejiang High Court, som bekräftade ett lägre domstols beslut.
Shantou City Chenghai District Jian Fa Handbag Crafting Factory (”JF Factory”) är ett enmansföretag som ägs av en kinesisk individ, Tang Jianzhong. JF Factory började sälja plånböcker och andra hantverksvaror 1993 och registrerade ordmärket MK (som den sa stod för Magnificent Knight) för handväskor hos China Trademark Office 1999. Domstolen fann att JF Factory har gjort ett litet men stadigt företag som exporterar kläder, plånböcker och liknande varor dekorerade med pärlor under MK-ordmärket från Kina till Mellanöstern, Grekland och Japan.
Även om det verkar som att Michael Kors grundades i 1981, det är oklart från något av domstolens beslut om det hade använt sitt MK-märke (antingen i Kina eller någon annanstans) innan JF Factory registrerade varumärket i Kina (eller, om det gjorde det, om JF Factory var medveten om sådan användning). Michael Kors gick in på den kinesiska marknaden 2011 och började genast använda sin MK-logotyp på sina handväskor. Från och med december 2016 hade Michael Kors öppnat 85 tegel-och-motor-butiker över hela Kina och sålt sina handväskor och kläder via tredjeparts-e-handelsbutiker, inklusive www.jd.com, www.tmall.com, www.yhd. com, www.amazon.cn, www.suning.com och www.kaola.com. Genom sina butiker, liksom den omfattande marknadsföringen, har Michael Kors och dess MK-logotyper blivit kända i Kina.
(Michael Kors MK-logotyp som används i anslutning till butiker)
På grund av JF Factory tidigare kinesiska registrering valde Michael Kors att inte lämna in ansökningar i Kina för att registrera MK-logotypmärken för väskor i klass 18 (som täcker handväskor av läder och konstläder). Michael Kors fortsatte dock att använda MK-logotypen på alla sina produkter, inklusive väskor. JF Factory krävde att Michael Kors skulle upphöra med att använda MK-logotypen för väskor eftersom den hade en tidigare kinesisk registrering för en liknande logotyp. Michael Kors vägrade att sluta använda sin logotyp och påpekade att den ägde kinesisk varumärkesregistrering för MK-logotyper för relaterade varor, inklusive ”nyckelkedjor” och ”hantverk av metall” i klass 6 (som täcker metalltillbehör).
2015 erhöll JF Factory bevis för omvänd förvirring – vilket innebär att konsumentförvirringen orsakas av en mer kraftfull junioranvändare (dvs. Michael Kors) som använder ett märke som ägs av en mindre, mindre kraftfull äldre användare (dvs. , JF Factory), och att junioranvändaren uppnådde större kommersiell framgång än senioranvändaren. Som svar på dessa fall av förvirring stämde JF Factory Michael Kors i Hangzhou Intermediate People’s Court för avsiktlig varumärkesintrång. Handlingen handlade om en tvist om parternas användning av följande märken (JF Factory till vänster och Michael Kors till höger):
JF Factory krävde en skadeståndsavgift från Michael Kors på cirka 14 000 000 US $ och ytterligare 300 000 US $ från e-handelsplattformar (som de sade var ansvariga för bidragsbrott). Det baserade dessa krav på Michael Kors intäkter från 2014 till 2016 i Kina. Intermediate People’s Court dömde Michael Kors till förmån.
Genom att granska underrättens beslut de novo drog High Court inledningsvis slutsatsen, som den lägre hade, att även om varumärkena var nästan identiska i utseende och ljud, återstående faktor vägs alla mot en bedömning av sannolikheten för konsumentförvirring. Specifikt fann High Court som en saklig sak (återigen, som den lägre domstolen hade) att JF Factory riktade sig till konsumenter som ville köpa kinesiska hantverk, till exempel JF Factory’s MK-märkta plånböcker broderade med pärlor. Däremot riktade Michael Kors sig mot kinesiska konsumenter som ville köpa lyxiga, västerländska produkter (Michael Kors väskor kostade mellan 180 och 550 USD vardera i Kina, vilket gjorde dem mycket dyrare än JF Factory’s orientaliska plånböcker). Vidare kom High Court överens med underrätten om att en genomsnittlig konsument i Kina inte skulle ha förväxlat JF Factory’s pärlväskor med Michael Kors moderna väskor bara för att de båda använde MK-logotyper. Högsta domstolen enades också om att Michael Kors riktade konsumenter till stor del var kvinnor som hade över genomsnittlig inkomst i Kina och därför skulle ägna mycket mer uppmärksamhet åt att fatta ett köpbeslut än allmänheten när det gäller lyxväskor.
Högsta domstolen gav dock JF Factory åtminstone en delvis seger.Även om High Court förblev tyst (liksom underrätten) angående huruvida det verkligen var omvänd förvirring, instämde den med underrätten om att tröskelfrågan i ett omvänd förvirringsärende som en rättslig fråga är om parternas varumärken kan -existera på marknaden utan att orsaka konsumentförvirring. Och i det här fallet instämde högsta domstolen med underrättens slutsats att detta var möjligt, men bara om Michael Kors slutade använda sina MK Logos stående ensamma på väskor. High Court ansåg således att Michael Kors kunde använda sina MK-logotyper på handväskor – men bara i närheten av husmärket ”MICHAEL KORS.”
Det kommer att bli intressant att se vad som kommer att hända härnäst, eftersom varken JF Factory eller Michael Kors erhöll en fullständig seger. Om inte någon av parterna överklagar målet till Kinas högsta domstol, måste JF Factory leva med att Michael Kors kan använda MK, men Michael Kors kommer inte att kunna använda MK ensam på handväskor.
Detta ärende är Shantou City Chenghai District Jian Fa Handbag Crafting Factory mot Michael Kors (Schweiz) Int3ernational GmbH, ärendenummer (2019) 浙 民 终 157 号.