Het luxemerk Michael Kors mag zijn MK-logo’s niet alleen gebruiken omdat het MK-merk eerder was geregistreerd door een lokale Chinese handtassenfabriek volgens een recente uitspraak van het Chinese Hooggerechtshof in Zhejiang, dat de beslissing van een lagere rechtbank bevestigde.
Shantou City Chenghai District Jian Fa Handbag Crafting Factory (“JF Factory”) is een eenmanszaak die eigendom is van een Chinees individu, Tang Jianzhong. JF Factory begon in 1993 met de verkoop van portemonnees en andere ambachtelijke goederen en registreerde het woordmerk MK (waarvan het zei dat het voor Magnificent Knight stond) voor handtassen bij het China Trademark Office in 1999. Het Hof oordeelde dat JF Factory een klein maar bestendig bedrijf gedaan met het exporteren van kleding, portemonnees en soortgelijke goederen versierd met parels onder het MK-woordmerk van China naar het Midden-Oosten, Griekenland en Japan.
Hoewel het erop lijkt dat Michael Kors werd opgericht in 1981, het uit beide rechterlijke uitspraken is onduidelijk of het zijn MK-merk (in China of ergens anders) had gebruikt voordat JF Factory het merk in China had geregistreerd (of, als dat het geval was, of JF Factory op de hoogte was van een dergelijk gebruik). Michael Kors betrad de Chinese markt in 2011 en begon onmiddellijk het MK-logo op zijn handtassen te gebruiken. In december 2016 had Michael Kors 85 fysieke winkels in China geopend en zijn handtassen en kleding verkocht via e-commercewinkels van derden, waaronder www.jd.com, www.tmall.com, www.yhd. com, www.amazon.cn, www.suning.com en www.kaola.com. Door zijn winkels en zijn uitgebreide marketing zijn Michael Kors en zijn MK-logo’s bekend geworden in China.
(Michael Kors ‘MK-logo gebruikt in verband met winkels)
Vanwege de eerdere Chinese registratie van JF Factory, heeft Michael Kors ervoor gekozen om geen aanvragen in China in te dienen om de MK-logomarkeringen te registreren voor tassen in klasse 18 (die dekt handtassen van leer en kunstleer). Michael Kors bleef echter het MK-logo gebruiken op al zijn producten, inclusief tassen. JF Factory eiste dat Michael Kors stopte met het gebruik van het MK-logo voor tassen, omdat het een eerdere Chinese registratie had voor een soortgelijk logo. Michael Kors weigerde het gebruik van zijn logo te stoppen, erop wijzend dat hij eigenaar was van een Chinese handelsmerkregistratie voor de MK-logo’s voor aanverwante goederen, waaronder “sleutelhangers” en “ambachten gemaakt van metaal” in klasse 6 (die metalen accessoires omvat).
In 2015 verkreeg JF Factory bewijs van omgekeerde verwarring – wat betekent dat de verwarring bij de consument wordt veroorzaakt door een krachtigere junior gebruiker (bijv. Michael Kors) die een merk gebruikt dat eigendom is van een kleinere, minder krachtige senior gebruiker (bijv. , JF Factory), en dat de juniorgebruiker meer commercieel succes behaalde dan de seniorgebruiker. Als reactie op deze gevallen van verwarring heeft JF Factory Michael Kors aangeklaagd in Hangzhou Intermediate People’s Court wegens opzettelijke inbreuk op handelsmerken. De actie was gericht op een geschil over het gebruik van de volgende merken door de partijen (JF Factory aan de linkerkant en Michael Kors aan de rechterkant):
JF Factory eiste een schadevergoeding van Michael Kors voor een bedrag van ongeveer US $ 14.000.000, en nog eens US $ 300.000 van e-commerceplatforms (die naar eigen zeggen aansprakelijk waren voor bijdragende inbreuk). Het baseerde deze eisen op de inkomsten van Michael Kors in 2014 tot 2016 in China. De Intermediate People’s Court oordeelde in het voordeel van Michael Kors.
Bij het de novo herzien van de beslissing van de lagere rechtbank, concludeerde de High Court aanvankelijk, net als de lagere rechtbank, dat hoewel de merken qua uiterlijk en deugd bijna identiek waren, de de resterende factoren wogen allemaal tegen de bevinding dat er kans op verwarring bij de consument was. In het bijzonder oordeelde het Hooggerechtshof als een feitelijke kwestie (nogmaals, zoals de lagere rechtbank had gedaan) dat JF Factory zich richtte op consumenten die Chinees handwerk wilden kopen, zoals de met parels geborduurde portemonnees van het MK-merk van JF Factory. Daarentegen richtte Michael Kors zich op Chinese consumenten die luxe westerse merkproducten wilden kopen (de tassen van Michael Kors waren in China geprijsd tussen de $ 180 en $ 550 per stuk, waardoor ze veel duurder waren dan de oosterse portemonnees van JF Factory). Verder was het Hooggerechtshof het met de lagere rechtbank eens dat een gemiddelde consument in China de parelbeugels van JF Factory niet zou hebben verward met de moderne tassen van Michael Kors, simpelweg omdat ze allebei MK-logo’s gebruikten. De High Court was het er zelfs mee eens dat de consumenten die Michael Kors beoogde grotendeels vrouwen waren die een bovengemiddeld inkomen in China hadden en daarom veel meer aandacht zouden besteden bij het nemen van een aankoopbeslissing dan het grote publiek als het ging om luxe tassen.
Het Hooggerechtshof heeft JF Factory echter op zijn minst een gedeeltelijke overwinning bezorgd.Hoewel de High Court (net als de lagere rechtbank) bleef zwijgen over de vraag of er inderdaad sprake was van omgekeerde verwarring, was het met de lagere rechtbank overeengekomen dat de drempelkwestie in een geval van omgekeerde verwarring is of -bestaan op de markt zonder verwarring bij de consument te veroorzaken. En in dit geval was de High Court het eens met de conclusie van de lagere rechtbank dat dit mogelijk was, maar alleen als Michael Kors stopte met het gebruik van zijn MK-logo’s die alleen op tassen stonden. Daarom oordeelde het Hooggerechtshof dat Michael Kors zijn MK-logo’s op handtassen kon gebruiken – maar alleen in de nabijheid van het huismerk “MICHAEL KORS”.
Het zal interessant zijn om te zien wat er daarna zal gebeuren, aangezien noch JF Factory noch Michael Kors behaalde een volledige overwinning. Tenzij een van de partijen in beroep gaat bij het Hooggerechtshof van China, zal JF Factory moeten leven met Michael Kors die MK kan gebruiken, maar Michael Kors zal niet in staat zijn om gebruik te maken van MK alleen op handtassen.
Deze zaak is Shantou City Chenghai District Jian Fa Handbag Crafting Factory v. Michael Kors (Zwitserland) Int3ernational GmbH, zaaknummer (2019) 浙 民 终 157 号.