Se ha prohibido a la marca de lujo Michael Kors utilizar sus logotipos MK de forma independiente porque la marca MK había sido previamente registrada por un fábrica china local de bolsos de acuerdo con un fallo reciente del Tribunal Superior de Zhejiang de China, que confirmó la decisión de un tribunal inferior.
La fábrica de artesanía de bolsos Jian Fa del distrito de Chenghai de la ciudad de Shantou («JF Factory») es una empresa unipersonal propiedad de un individuo chino, Tang Jianzhong. JF Factory comenzó a vender carteras y otros artículos de artesanía en 1993 y registró la marca denominativa MK (que decía significaba Magnificent Knight) para bolsos en la Oficina de Marcas de China en 1999. El Tribunal determinó que JF Factory ha hizo un negocio pequeño pero estable exportando ropa, carteras y productos similares decorados con perlas con la marca denominativa MK desde China a Oriente Medio, Grecia y Japón.
Si bien parece que Michael Kors se fundó en 1981, es No queda claro en ninguna de las decisiones judiciales si había utilizado su marca MK (en China o en cualquier otro lugar) antes del registro de la marca por parte de JF Factory en China (o, si lo hizo, si JF Factory tenía conocimiento de dicho uso). Michael Kors ingresó al mercado chino en 2011 e inmediatamente comenzó a usar su logotipo MK en sus bolsos. A diciembre de 2016, Michael Kors había abierto 85 tiendas físicas en China y vendía sus bolsos y ropa a través de tiendas de comercio electrónico de terceros, incluidas www.jd.com, www.tmall.com, www.yhd. com, www.amazon.cn, www.suning.com y www.kaola.com. A través de sus tiendas, así como de su amplio marketing, Michael Kors y sus logotipos MK se han vuelto muy conocidos en China.
(Logotipo MK de Michael Kors utilizado en conexión con tiendas minoristas)
Debido al registro chino previo de JF Factory, Michael Kors optó por no presentar solicitudes en China para registrar las marcas del logotipo MK para bolsas en la Clase 18 (que cubre bolsos de piel y polipiel). Sin embargo, Michael Kors continuó usando el logotipo de MK en todos sus productos, incluidos los bolsos. JF Factory exigió que Michael Kors dejara de usar el logotipo MK para bolsos, ya que tenía un registro chino previo para un logotipo similar. Michael Kors se negó a dejar de usar su logotipo, señalando que poseía el registro de marca chino para los logotipos MK de productos relacionados, incluidos «llaveros» y «artesanías de metal» en la clase 6 (que cubre los accesorios metálicos).
En 2015, JF Factory obtuvo evidencia de confusión inversa, lo que significa que la confusión del consumidor es causada por un usuario junior más poderoso (es decir, Michael Kors) que usa una marca propiedad de un usuario senior más pequeño y menos poderoso (es decir , JF Factory), y que el usuario junior logró un mayor éxito comercial que el usuario senior. En respuesta a estos casos de confusión, JF Factory demandó a Michael Kors en el Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou por infracción intencional de marca registrada. La acción se centró en una disputa sobre el uso de las siguientes marcas por las partes (JF Factory a la izquierda y Michael Kors a la derecha):
JF Factory exigió una indemnización por daños a Michael Kors por un monto aproximado de US $ 14.000.000 y otros US $ 300.000 a las plataformas de comercio electrónico (que, según dijo, eran responsables de la infracción contributiva). Basó estas demandas en los ingresos de Michael Kors de 2014 a 2016 en China. El Tribunal Popular Intermedio falló a favor de Michael Kors.
Al revisar la decisión del tribunal inferior de novo, el Tribunal Superior inicialmente concluyó, al igual que el inferior, que aunque las marcas eran casi idénticas en apariencia y sonido, el el factor restante se comparó con una constatación de riesgo de confusión para el consumidor. Específicamente, el Tribunal Superior determinó como un asunto de hecho (nuevamente, como lo había hecho el tribunal inferior) que JF Factory se dirigía a los consumidores que deseaban comprar artesanías chinas, como los bolsos de la marca MK de JF Factory bordados con perlas. Por el contrario, Michael Kors se dirigió a los consumidores chinos que deseaban comprar productos de lujo de marca occidental (los bolsos de Michael Kors tenían un precio de entre 180 y 550 dólares cada uno en China, lo que los hacía mucho más caros que los bolsos orientales de JF Factory). Además, el Tribunal Superior estuvo de acuerdo con el tribunal inferior en que un consumidor medio en China no habría confundido los bolsos de perlas de JF Factory con los bolsos modernos de Michael Kors simplemente porque ambos usaban logotipos MK. De hecho, el Tribunal Superior también acordó que los consumidores objetivo de Michael Kors eran en su mayoría mujeres que tenían ingresos superiores a la media en China y, por lo tanto, prestarían mucha más atención al tomar una decisión de compra que el público en general cuando se trataba de bolsos de lujo.
Sin embargo, el Tribunal Superior le dio a JF Factory al menos una victoria parcial.Aunque el Tribunal Superior permaneció en silencio (al igual que el tribunal inferior) con respecto a si realmente hubo confusión inversa, estuvo de acuerdo con el tribunal inferior en que, como cuestión legal, la cuestión de umbral en cualquier caso de confusión inversa es si las marcas de las partes pueden -existir en el mercado sin causar confusión al consumidor. Y en este caso, el Tribunal Superior estuvo de acuerdo con la conclusión del tribunal inferior de que esto era posible, pero solo si Michael Kors dejaba de usar su logotipo MK solo en las bolsas. Por lo tanto, el Tribunal Superior sostuvo que Michael Kors podría usar sus logotipos MK en bolsos, pero solo cerca de la marca de la casa «MICHAEL KORS».
Será interesante ver qué sucederá a continuación, ya que ni JF Factory ni Michael Kors obtuvieron una victoria completa. A menos que una de las partes apele el caso ante la Corte Suprema de China, JF Factory tendrá que vivir con Michael Kors para poder usar MK, pero Michael Kors no podrá usar MK solo en bolsos.
Este caso es la fábrica de artesanía de bolsos Jian Fa del distrito de Chenghai de la ciudad de Shantou contra Michael Kors (Suiza) Int3ernational GmbH, número de caso (2019) 浙 民 终 157 号.