Il marchio di lusso Michael Kors è stato ingiunto di usare i suoi loghi MK in piedi da solo perché il marchio MK era stato precedentemente registrato da un fabbrica cinese locale di borse secondo una recente sentenza dell’Alta corte cinese dello Zhejiang, che ha confermato la decisione di un tribunale di grado inferiore.
La fabbrica artigianale di borse Jian Fa (“Fabbrica JF”) della città di Shantou, distretto di Chenghai, è una ditta individuale di proprietà di un individuo cinese, Tang Jianzhong. JF Factory ha iniziato a vendere borsette e altri prodotti artigianali nel 1993 e ha registrato il marchio denominativo MK (che si diceva corrispondesse a Magnificent Knight) per borse presso il China Trademark Office nel 1999. La Corte ha riscontrato che JF Factory ha ha svolto una piccola ma costante attività esportando abbigliamento, borsette e articoli simili decorati con perle sotto il marchio MK dalla Cina al Medio Oriente, alla Grecia e al Giappone.
Anche se sembra che Michael Kors sia stato fondato nel 1981, it Non è chiaro da nessuna delle decisioni del tribunale se avesse usato il suo marchio MK (in Cina o altrove) prima della registrazione del marchio in Cina da parte di JF Factory (o, se lo avesse fatto, se JF Factory fosse a conoscenza di tale uso). Michael Kors è entrato nel mercato cinese nel 2011 e ha immediatamente iniziato a utilizzare il suo logo MK sulle sue borse. A dicembre 2016, Michael Kors aveva aperto 85 negozi fisici in tutta la Cina e venduto le sue borse e abbigliamento attraverso negozi di e-commerce di terze parti, tra cui www.jd.com, www.tmall.com, www.yhd. com, www.amazon.cn, www.suning.com e www.kaola.com. Grazie ai suoi negozi e al suo vasto marketing, Michael Kors e i suoi loghi MK sono diventati famosi in Cina.
(Logo MK di Michael Kors utilizzato in connessione con i negozi al dettaglio)
A causa della precedente registrazione cinese di JF Factory, Michael Kors ha deciso di non presentare domande in Cina per registrare i marchi del logo MK per borse nella Classe 18 (che copre borse in pelle ed ecopelle). Michael Kors ha continuato, tuttavia, a utilizzare il logo MK su tutti i suoi prodotti, comprese le borse. JF Factory ha chiesto a Michael Kors di smettere di usare il logo MK per le borse poiché aveva una precedente registrazione cinese per un logo simile. Michael Kors ha rifiutato di interrompere l’uso del suo logo, sottolineando che possedeva la registrazione del marchio cinese per i loghi MK per i prodotti correlati, tra cui “portachiavi” e “artigianato in metallo” nella Classe 6 (che copre accessori in metallo).
Nel 2015, JF Factory ha ottenuto prove di confusione inversa, il che significa che la confusione del consumatore è causata da un utente junior più potente (es. Michael Kors) utilizzando un marchio di proprietà di un utente senior più piccolo e meno potente (es. , JF Factory) e che l’utente junior ha ottenuto un maggiore successo commerciale rispetto all’utente senior. In risposta a questi casi di confusione, JF Factory ha citato in giudizio Michael Kors presso il Tribunale Intermedio del Popolo di Hangzhou per violazione intenzionale del marchio. L’azione era incentrata su una controversia sull’uso da parte delle parti dei seguenti marchi (JF Factory a sinistra e Michael Kors a destra):
JF Factory ha chiesto a Michael Kors un risarcimento danni per un importo di circa 14 milioni di dollari USA e altri 300.000 dollari dalle piattaforme di e-commerce (che si diceva fossero responsabili per violazione contributiva). Ha basato queste richieste sui ricavi di Michael Kors dal 2014 al 2016 in Cina. La Corte Intermedia del Popolo si è pronunciata a favore di Michael Kors.
Riesaminando de novo la decisione del tribunale inferiore, l’Alta Corte ha inizialmente concluso, come il tribunale inferiore, che sebbene i marchi fossero quasi identici nell’aspetto e nel suono, fattori rimanenti sono stati tutti controbilanciati dall’accertamento del rischio di confusione del consumatore. In particolare, l’Alta Corte ha ritenuto una questione di fatto (ancora una volta, come aveva fatto il tribunale inferiore) che JF Factory si rivolgeva ai consumatori che desideravano acquistare artigianato cinese, come le borse a marchio MK di JF Factory ricamate con perle. Al contrario, Michael Kors ha preso di mira i consumatori cinesi che desideravano acquistare prodotti di lusso a marchio occidentale (le borse di Michael Kors avevano un prezzo compreso tra 180 e 550 dollari ciascuna in Cina, il che le rendeva molto più costose delle borse orientali di JF Factory). Inoltre, l’Alta Corte ha concordato con la Corte inferiore sul fatto che un consumatore medio in Cina non avrebbe confuso le borse di perle di JF Factory con le borse moderne di Michael Kors semplicemente perché entrambi usavano i loghi MK. In effetti, l’Alta Corte ha anche convenuto che i consumatori target di Michael Kors erano in gran parte donne che avevano un reddito superiore alla media in Cina e quindi avrebbero prestato molta più attenzione nel prendere una decisione di acquisto rispetto al pubblico in generale quando si trattava di borse di lusso.
Tuttavia, l’Alta Corte ha concesso a JF Factory almeno una vittoria parziale.Sebbene l’Alta Corte sia rimasta in silenzio (così come il tribunale inferiore) riguardo all’eventuale esistenza di una confusione inversa, ha convenuto con il tribunale inferiore che, come questione legale, il problema limite in ogni caso di confusione inversa è se i marchi delle parti potessero -esistere sul mercato senza creare confusione nei consumatori. E in questo caso, l’Alta Corte ha concordato con la conclusione del tribunale di grado inferiore che ciò era possibile, ma solo se Michael Kors avesse smesso di usare i suoi loghi MK in piedi da solo sulle borse. Pertanto, l’Alta Corte ha ritenuto che Michael Kors potesse utilizzare i suoi loghi MK sulle borse, ma solo in prossimità del marchio della casa “MICHAEL KORS”.
Sarà interessante vedere cosa succederà dopo, poiché né JF Factory né Michael Kors hanno ottenuto una vittoria completa. A meno che una delle parti non appelli il caso alla Corte Suprema cinese, JF Factory dovrà convivere con Michael Kors in grado di utilizzare MK, ma Michael Kors non sarà in grado di utilizzare Solo MK sulle borsette.
Questo caso è Shantou City Chenghai District Jian Fa Handbag Crafting Factory contro Michael Kors (Svizzera) Int3ernational GmbH, Case Number (2019) 浙 民 终 157 号.