A marca de luxo Michael Kors foi proibida de usar seus logotipos MK isolados porque a marca MK havia sido registrada anteriormente por um fábrica de bolsas chinesa local, de acordo com uma decisão recente do Supremo Tribunal de Zhejiang da China, que confirmou a decisão de um tribunal de primeira instância.
A fábrica de artesanato de bolsas Jian Fa da cidade de Shantou, distrito de Chenghai (“Fábrica JF”) é propriedade exclusiva da um chinês, Tang Jianzhong. A JF Factory começou a vender bolsas e outros produtos artesanais em 1993 e registrou a marca nominativa MK (que significa Magnificent Knight) para bolsas no Escritório de Marcas da China em 1999. O Tribunal concluiu que a JF Factory tem fez um negócio pequeno, mas estável, exportando roupas, bolsas e produtos semelhantes decorados com pérolas sob a marca nominativa MK da China para o Oriente Médio, Grécia e Japão.
Embora pareça que Michael Kors foi fundado em 1981, isso não está claro em qualquer uma das decisões do tribunal se ela usou sua marca MK (na China ou em qualquer outro lugar) antes do registro da marca pela JF Factory na China (ou, se o fez, se a JF Factory estava ciente de tal uso). Michael Kors entrou no mercado chinês em 2011 e imediatamente começou a usar seu logotipo MK em suas bolsas. Em dezembro de 2016, Michael Kors abriu 85 lojas físicas em toda a China e vendeu suas bolsas e roupas por meio de lojas de comércio eletrônico de terceiros, incluindo www.jd.com, www.tmall.com, www.yhd. com, www.amazon.cn, www.suning.com e www.kaola.com. Por meio de suas lojas, bem como de seu amplo marketing, Michael Kors e seus logotipos MK tornaram-se conhecidos na China.
(Logotipo MK de Michael Kors usado em conexão com lojas de varejo)
Por causa do registro chinês anterior da JF Factory, Michael Kors optou por não apresentar pedidos na China para registrar as marcas do logotipo MK para bolsas na Classe 18 (que cobre bolsas de couro e couro sintético). Michael Kors continuou, no entanto, a usar o logotipo MK em todos os seus produtos, incluindo bolsas. A JF Factory exigiu que Michael Kors deixasse de usar o logotipo da MK para bolsas, pois havia um registro chinês anterior para um logotipo semelhante. Michael Kors se recusou a interromper o uso de seu logotipo, apontando que era titular do registro de marca chinesa para os logotipos MK para produtos relacionados, incluindo “chaveiros” e “artesanato feito de metal” na Classe 6 (que abrange acessórios de metal).
Em 2015, a JF Factory obteve evidências de confusão reversa – o que significa que a confusão do consumidor é causada por um usuário júnior mais poderoso (ou seja, Michael Kors) usando uma marca de propriedade de um usuário sênior menor e menos poderoso (ou seja , JF Factory), e que o usuário júnior obteve maior sucesso comercial do que o usuário sênior. Em resposta a esses casos de confusão, a JF Factory processou Michael Kors no Tribunal Popular Intermediário de Hangzhou por violação intencional de marca registrada. A ação centrou-se em uma disputa sobre o uso das seguintes marcas pelas partes (JF Factory à esquerda e Michael Kors à direita):
A JF Factory exigiu uma indenização por danos de Michael Kors no valor de aproximadamente US $ 14.000.000, e outros US $ 300.000 de plataformas de comércio eletrônico (que disse serem responsáveis por violação por contribuição). Baseou essas demandas nas receitas de Michael Kors de 2014 a 2016 na China. O Tribunal Popular Intermediário decidiu a favor de Michael Kors.
Revendo a decisão do tribunal inferior de novo, o Tribunal Superior concluiu inicialmente, como o inferior havia feito, que embora as marcas fossem quase idênticas em aparência e som, o fator remanescente, todos ponderados contra uma conclusão de risco de confusão para o consumidor. Especificamente, o Tribunal Superior considerou como uma questão factual (novamente, como o tribunal inferior fez) que a JF Factory tinha como alvo os consumidores que desejavam comprar artesanato chinês, como as bolsas da marca MK da JF Factory bordadas com pérolas. Em contraste, Michael Kors tinha como alvo os consumidores chineses que desejavam comprar produtos luxuosos de marca ocidental (as bolsas de Michael Kors custavam entre US $ 180 e US $ 550 cada na China, o que as tornava muito mais caras do que as bolsas orientais da JF Factory). Além disso, o Tribunal Superior concordou com o tribunal inferior que um consumidor médio na China não teria confundido as bolsas de pérolas da JF Factory com as bolsas modernas de Michael Kors simplesmente porque ambos usavam os logotipos MK. Na verdade, o Tribunal Superior também concordou que os consumidores-alvo de Michael Kors eram em grande parte mulheres com renda acima da média na China e, portanto, prestariam muito mais atenção ao tomar uma decisão de compra do que o público em geral quando se tratava de bolsas de luxo.
No entanto, o Tribunal Superior deu à JF Factory pelo menos uma vitória parcial.Embora o Tribunal Superior permanecesse em silêncio (assim como o tribunal inferior) sobre se havia de fato confusão reversa, ele concordou com o tribunal inferior que, como uma questão legal, a questão do limite em qualquer caso de confusão reversa é se as marcas das partes poderiam co -existem no mercado sem causar confusão ao consumidor. E, neste caso, o Tribunal Superior concordou com a conclusão do tribunal inferior de que isso era possível, mas apenas se Michael Kors parasse de usar seu Logos MK sozinho em sacos. Assim, o Tribunal Superior decidiu que Michael Kors poderia usar seus logotipos MK em bolsas – mas apenas nas proximidades da marca da casa “MICHAEL KORS”.
Será interessante ver o que acontecerá a seguir, uma vez que nem JF Factory nem Michael Kors obtiveram uma vitória completa. A menos que uma das partes apele do caso ao Supremo Tribunal da China, JF Factory terá que viver com Michael Kors sendo capaz de usar o MK, mas Michael Kors não poderá usar MK sozinho em bolsas.
Este caso é Shantou City Chenghai District Jian Fa Handbag Crafting Factory v. Michael Kors (Suíça) Int3ernational GmbH, Número do caso (2019) 浙 民 终 157 号.