La marque de luxe Michael Kors a été interdite d’utiliser ses logos MK seul parce que la marque MK avait déjà été enregistrée par un usine locale de sacs à main chinois selon une décision récente de la Haute Cour chinoise du Zhejiang, qui a confirmé la décision d’un tribunal inférieur.
L’usine de fabrication de sacs à main Jian Fa (« JF Factory ») de la ville de Shantou est une entreprise individuelle appartenant à un Chinois, Tang Jianzhong. JF Factory a commencé à vendre des sacs à main et d’autres produits artisanaux en 1993 et a enregistré la marque verbale MK (qui, selon elle, signifiait Magnificent Knight) pour des sacs à main auprès du China Trademark Office en 1999. La Cour a conclu que JF Factory avait fait une petite mais régulière entreprise exportant des vêtements, des sacs à main et des produits similaires décorés de perles sous la marque verbale MK de la Chine au Moyen-Orient, en Grèce et au Japon.
Bien qu’il semble que Michael Kors ait été fondé en 1981, il ne ressort pas clairement des décisions de justice si elle avait utilisé sa marque MK (en Chine ou ailleurs) avant l’enregistrement de la marque par JF Factory en Chine (ou, le cas échéant, si JF Factory était au courant d’une telle utilisation). Michael Kors est entré sur le marché chinois en 2011 et a immédiatement commencé à utiliser son logo MK sur ses sacs à main. En décembre 2016, Michael Kors avait ouvert 85 magasins physiques et automobiles à travers la Chine et vendu ses sacs à main et ses vêtements via des magasins de commerce électronique tiers, notamment www.jd.com, www.tmall.com, www.yhd. com, www.amazon.cn, www.suning.com et www.kaola.com. Grâce à ses magasins, ainsi qu’à son vaste marketing, Michael Kors et ses logos MK sont devenus bien connus en Chine.
(Logo MK de Michael Kors utilisé en relation avec les magasins de détail)
En raison de l’enregistrement chinois antérieur de JF Factory, Michael Kors a choisi de ne pas déposer de demandes en Chine pour enregistrer les marques du logo MK pour les sacs de classe 18 (qui couvre les sacs à main en cuir et simili cuir). Michael Kors a cependant continué à utiliser le logo MK sur tous ses produits, y compris les sacs. JF Factory a demandé à Michael Kors de cesser d’utiliser le logo MK pour les sacs, car elle avait déjà été enregistrée en Chine pour un logo similaire. Michael Kors a refusé de cesser d’utiliser son logo, soulignant qu’il détenait un enregistrement de marque chinoise pour les logos MK pour les produits connexes, y compris les «porte-clés» et les «objets artisanaux en métal» de la classe 6 (qui couvre les accessoires métalliques).
En 2015, JF Factory a obtenu des preuves de confusion inversée – ce qui signifie que la confusion du consommateur est causée par un utilisateur junior plus puissant (par exemple, Michael Kors) utilisant une marque appartenant à un utilisateur senior plus petit et moins puissant (par exemple , JF Factory) et que l’utilisateur junior a obtenu un plus grand succès commercial que l’utilisateur senior. En réponse à ces cas de confusion, JF Factory a poursuivi Michael Kors devant le tribunal populaire intermédiaire de Hangzhou pour contrefaçon intentionnelle de marque. L’action était centrée sur un différend concernant l’utilisation par les parties des marques suivantes (JF Factory à gauche et Michael Kors à droite):
JF Factory a exigé de Michael Kors une indemnité de dommages d’un montant d’environ 14 000 000 USD, et 300 000 USD supplémentaires de plates-formes de commerce électronique (qui, selon elle, étaient responsables de la contrefaçon). Il a basé ces demandes sur les revenus de Michael Kors de 2014 à 2016 en Chine. La Cour populaire intermédiaire s’est prononcée en faveur de Michael Kors.
Après avoir examiné la décision de novo du tribunal inférieur, la Haute Cour a conclu au départ, comme la cour inférieure l’avait fait, que bien que les marques soient presque identiques en apparence et en son, la le facteur restant a tous pesé contre une conclusion de risque de confusion des consommateurs. Plus précisément, la Haute Cour a conclu de manière factuelle (encore une fois, comme l’a fait le tribunal inférieur) que JF Factory ciblait les consommateurs qui souhaitaient acheter de l’artisanat chinois, comme les sacs à main de marque MK de JF Factory brodés de perles. En revanche, Michael Kors ciblait les consommateurs chinois qui souhaitaient acheter des produits de luxe de marque occidentale (les sacs de Michael Kors coûtaient entre 180 et 550 dollars chacun en Chine, ce qui les rendait beaucoup plus chers que les sacs à main orientaux de JF Factory). En outre, la Haute Cour a convenu avec la juridiction inférieure qu’un consommateur moyen en Chine n’aurait pas confondu les sacs à main en perles de JF Factory avec les sacs modernes de Michael Kors simplement parce qu’ils utilisaient tous les deux les logos MK. En effet, la Haute Cour a également convenu que les consommateurs ciblés par Michael Kors étaient en grande partie des femmes qui avaient un revenu supérieur à la moyenne en Chine et seraient donc beaucoup plus attentives à prendre une décision d’achat que le grand public lorsqu’il s’agissait de sacs de luxe.
Cependant, la Haute Cour a donné à JF Factory au moins une victoire partielle.Bien que la Haute Cour soit restée silencieuse (comme la juridiction inférieure) quant à savoir s’il y avait effectivement confusion inversée, elle a convenu avec la juridiction inférieure que, d’un point de vue juridique, la question fondamentale dans toute affaire de confusion inversée est de savoir si les marques des parties pourraient co -exister sur le marché sans semer la confusion chez les consommateurs. Et dans cette affaire, la Haute Cour a souscrit à la conclusion du tribunal inférieur selon laquelle cela était possible, mais seulement si Michael Kors cessait d’utiliser son logo MK seul sur des sacs. Ainsi, la Haute Cour a estimé que Michael Kors pouvait utiliser ses logos MK sur des sacs à main, mais seulement à proximité de la marque de la maison « MICHAEL KORS ».
Il sera intéressant de voir ce qui se passera ensuite, car ni JF Factory ni Michael Kors n’ont obtenu une victoire complète. À moins que l’une des parties ne fasse appel de l’affaire devant la Cour suprême de Chine, JF Factory devra vivre avec Michael Kors pouvant utiliser MK, mais Michael Kors ne pourra pas utiliser MK seul sur les sacs à main.
Il s’agit de l’affaire Shantou City Chenghai District Jian Fa Handbag Crafting Factory contre Michael Kors (Suisse) Int3ernational GmbH, Case Number (2019) 浙 民 终 157 号.